每周评论：讨论涉外定牌加工商标问题应澄清的三个问题

前文提要

对于最高法院有关涉外定牌加工商标侵权的裁判思路和讨论问题的方式，我们已经进行了质疑。这些质疑属于“破”的范围，如果没有积极的建设性的“立”，“破”的价值或意义就要大大打扣。在不能拒绝裁决的原则之下，案子摆在法院面前，无论对错，总要是判下去的。因此，作为讨论涉外定牌加工商标问题系列的最后一篇，我们将分三部分来讨论处理这类案件的思路与方式，本期先讨论第一部分：应当澄清的三个问题。

问题一：涉外定牌加工的特点

无论学术界还是法院，大都将涉外定牌加工作为一种特殊的现象来讨论。最高法院对PRETUL案和“东风”案的再审结果显示出，最高法院试图在全国范围内确立处理涉外定牌加工商标侵权案件的统一标准和模式。这表明，最高法院实际上已经将涉外定牌加工作为一种特殊的法律现象来看待。涉外定牌加工的特殊性肯定是存在的，否则就不会把它作为一种特别的贸易方式。但是，我们必须强调，任何一个事物的所谓特殊性或特点，都是比较的结果。离开了比较的对象去谈判特点，往往会导致错误的认识和结论。选择正确的比较对象，找到恰当的分析角度，我们才可能正确而全面地认识到事物的本质和特征。

我们知道，涉外定牌加工是一种特殊的贸易方式，肯定有自己的特点，诸如产品出口、接受境外委托人的委托或授权等。但它绝不是独一无二的、完全自成一体的，它与其他的贸易方式动存在着一些相同或交叉之处。因此，涉外定牌加工的特点不是抽象的，而是与特定的对象进行比较的结果。包括最高法院在内，很多法院在讨论涉外定牌加工的这些特点时，经常有意或无意地只谈特点而不谈比较的对象。

作为加工贸易一种，定牌加工是与一般的加工相对而言的。定牌加工与一般加工具有相同的法律性质，区别就在于对商品上使用的商标的要求。使用委托人指定的商标（不一定由委托人提供商标标识）的便是定牌加工，加工方自主决定的就是一般加工。作为定牌加工的一种，涉外定牌加工是与国内定牌加工相对而言的。两者都属于“定牌”，区别之处就在于前者是由境外委托人委托并且产品全部出口。作为出口贸易的一种，涉外定牌加工是与一般贸易（实际上还包括非定牌的加工）相对而言，两者的共同之处于在于产品出口，不同之处在于前者的法律性质是加工（承揽），后者则是买卖。由此可见，接受他人指定使用特定商标是涉外定牌加工和国内定牌加工的共同特点，产品出口是所有出口贸易（包括一般贸易、非定牌的加工贸易和定牌加工贸易）都具有特点。

在我们专注于为涉外定牌加工的某个法律问题进寻找或设计解决方案时，我们很容易忽略一个重要的问题：这些解决方案很有可能也会同样适用于与涉外定牌加工具有共同特点的那些贸易方式。以“产品出口”为基础的方案必然适用于一般贸易和非定牌的加工贸易，以“定牌”为基础的方案必然适用于国内定牌加工。

最高法院以加工商品全部出口为由认为被诉侵权人的行为没有混淆，因而不是商标法意义上的商标使用，按同样的逻辑必然会得出一般出口贸易中的商标使用也不构成商标法意义上的商标使用。类似的逻辑也可能会被用于那些没有投入市场销售的侵权商品，那就会得出很荒唐的结论来。一定会有人说，这些商品将来要投入市场的。这话当然没有错，但是，谁知道厂商将来会把这些商品投入国内市场还是国外市场呢？而且，谁又知道那些已经出口商品不会以某种形式返销给国内市场呢？上海法院已经审理过定牌加工出口的商品在境外通过电商平台向中国销售的案子。

由此可见，我们没有任何理由期待会有一种超越具体案件并且在逻辑上不可能适用于其他贸易方式的解决方案。试图为涉外定牌加工商标问题“量身订做”一套特殊规则，既不现实也不科学。

问题二：知识产权的地域性

几乎所有讨论涉外定牌加工商标侵权问题的学术成果和裁判文书都会提及知识产权的地域性，但有不少人对知识产权地域性的理解并不准确。简单地说，知识产权地域性可以从两个方面来理解：一方面，各国法律授予的知识产权（无论是通过行政程序授予的权利还是根据法律自动取得的权利）只在授权国家管辖范围内才有效力，各国普遍地不承认外国授予的知识产权在本国的效力。也就是说，知识产权不具有域外效力。另一方面，各国知识产权执法机关（包括法院和行政机关）只会对发生在本国管辖范围内发生的侵权行为行使管辖权，并且只按照本国法律（包括本国参加的国际条约）来处理案件。也就是说，各国法院在知识产权案件中不适用冲突规则（如果一定要说适用冲突规则，那只能是适用法院地法）。涉外定牌加工商标侵权案件必定会涉及到至少两个国家：中国是是权利人商标的注册地，也是被诉侵权使用的行为地，还是加工产品的出口国；某个外国（为避免讨论复杂化，我们不考虑地区或WTO框架内的单独关税区域）是境外委托人商标的注册地，通常也是加工商品的进口国（目的地）和销售（流通）地。

在国内商标注册人与境外商标注册人不是同一个的情况下，涉外定牌加工商标侵权案件必然会涉及到知识产权的地域性问题。必须要强调的是，地域性是有两面性的：国内注册人的商标和境外委托人的商标，都具有地域性。因此，我们在涉外定牌加工商标侵权案件中讨论地域性时，不能只讨论国内注册人商标的地域性而不讨论境外委托人的商标的地域性（我们感觉，在一些案件中法院有意地不去讨论境外委托人的商标的地域性）。

在涉外定牌加工商标侵权案件中，商标的地域性不是需要法院解决的问题，而是法院在解决一些问题时必须考虑到的因素。这些问题主要包括：境外委托人商标的法律状态、国内加工方的注意义务、境外委托人授权的性质，以及商标使用的效力与后果。

关于境外委托人商标的法律状态

在很多涉及涉外定牌加工的商标案件中，法院往往会着力讨论境外委托人商标在境外的注册情况乃至效力状况。这其实是一件几乎没有实质意义的事情，原因有二：

其一，正如上周的评论【每周评论：最高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之第三问】所提到的那样，被诉侵权人使用的不是权利人的商标，而是与权利人的商标相同或近似的商标。这意味着，在商标侵权案件中，除非被诉侵权人主张权利人抢注等特殊情况，我们完全没有必要去讨论被诉侵权人实际使用的商标的效力状况、权利归属等问题。商标侵权案件要解决的核心问题是被诉侵权人的行为是否侵犯了权利人的商标权，而不是被诉侵权人的商标是否应当受保护。因此，被诉侵权人使用的商标是否具有识别功能、是否注册、注册人是谁等，都是商标侵权案件无关。即便被诉侵权人自己就是国内的注册人，也不能因此而排除构成侵权的可能。按照解决所谓“知识产权权利冲突”时普遍遵循的“保护在先权利”原则，被诉侵权人对于在先权利人的商标相同或近似的标志所享有的、在后产生的权利或利益，通常情况下也不足对抗在先的权利。

其二，境外委托人在境外根据注册国的法律获得注册的商标，处于注册国的司法管辖范围之内，不在中国的司法管辖范围。中国法院既不会承认其在中国的效力，从尊重外国司法主权的角度来说，也不应当去加以评价和议论。中国法院为了裁判案件的需要虽然可以对境外委托人在境外商标注册情况作为事实加以陈述，但要说境外注册的商标合法有效等等，就有“越权”之嫌。

关于被诉侵权人的注意义务

被诉侵权人对境外委托人的授权进行了必要审查，在涉外定牌加工商标案件中经常被一些法院拿来作为论证被诉侵权人的行为不构成侵权的一个辅助理由。这当然也是错误的，主要原因就在于法院搞错了被诉侵权人注意义务的对象。由于被诉侵权人在境外注册的商标在中国并不具有法律效力，不能对抗其他人，因此，被诉侵权人并不需要对委托人在境外注册的商标承担任何意义上的注意义务。恰恰相反，境外委托人“指定”其使用的商标正是被诉侵权人应当审查的对象。由于加工行为发生在中国境内，被诉侵权人首先要审查境外委托人“指定”使用的商标是否在中国注册，然后审查是否与在中国注册的商标存在冲突。

由于商标局在核准注册时都要进行公告，并且信息技术的发展使得商标数据库很容易使用，因此，被诉侵权人对于境外委托人“指定”使用的商标进行审查，并不存在经济技术上严重障碍。在绝大多数案件的裁决文书中，我们几乎没有看到过有关被诉侵权人进行这种检索审查的记录。被诉侵权人证明其使用得到了境外委托人的授权，并不能证明其尽到了注意义务。能够审查而置之不理，由此认定被诉侵权人存在着故意或重大过失，在法律上是可以成立的。

关于境外委托人的授权

被诉侵权人得到了境外委托人的授权也是法院经常提到的一个因素。其实，这里所谓的“授权”，是一种非常不严谨的说法。受知识产权地域性的影响，中国法院既不会根据中国法律来保护在外国注册的商标（即使商标注册人是中国人），更不适用外国法来保护在外国注册的商标。委托人在境外注册的商标，在中国境内并不具有中国的注册商标应具有的法律效力。无论是否得到了境外委托人的“授权”，境内的加工方使用相同或近似商标的行为都不会侵犯境外委托人的商标权，除非境外委托人已在中国获得了注册。因此，境外委托人对境内加工方的所谓“授权”，在中国既不具有对内（境外委托人与境内加工方之间）的效力，对外也不能用来对抗境内的注册人，根本就不是法律意义上的授权或许可。这种“授权”只有在商标注册国才有法律意义，难以理解中国法院为什么会这么关注境外注册人的“授权”。

就其性质而言，这种“授权”在中国境内对于被诉侵权人来说只是“指定”而非授权。被诉侵权人根据定牌加工合同的约定，有义务将境外委托人指定的“商标”以指定的方式使用在产品上。被诉侵权人将商标使用在产品上，是履行其合同义务，既非基于自己的意愿，更非行使权利。被诉侵权人不按合同约定将商标使用在产品上就构成违约，既无权利也无自由可言，哪来的什么“授权”呢！至于这个授权在商标注册国的效力，则已不在中国司法管辖范围，我们完全没有必要去讨论。

如果一定要讨论这种授权的相关性，那就只有一种情况才可能有意义，即权利人在案件中将被诉侵权人与境外委托人作为共同侵权的共同被告提起商标侵权之诉。在此情况下，被诉侵权人可能会主张其使用侵权商标并非基于其自由意志，而是受到境外委托人的“指定”，从而寻求免除或减轻其应承担的法律责任。不过，这种主张也可能会对其不利的法律后果：他明知境外委托人的商标没有在中国注册，可能会与国内注册商标冲突却未采取合理措施“回避”，按照法院在判断恶意抢注时的标准，已然构成了恶意使用。

关于商标使用的效力与后果

有一种支持涉外定牌加工使用商标构成侵权的观点认为，我国商标法规定的“使用”并不限于中国境内，在境外的使用也是“使用”。从地域性来说，使用的效力，包括积极效力（作为主张商标法上的权利或利益的依据）和消极的效力（侵权使用），都有地域限制的。发生在境外的使用既不在中国法院的司法管辖范围，也不在中国产生商标法上的效力。因此，最高法院在相关案件中拒绝承认加工商品出口到境外后可能产生的混淆或损害，是非常正确的。但是，不承认境外发生的商标使用或商品销售在中国的效力，并不等于也不承认境外发生的行为在中国境内产生的影响或后果。举个最简单的例子来说，驰名商标的知名度归根到底是由商标的使用而产生的，但这种使用未必一定要发生在本国，因此WIPO联合建议禁止只因商标未在本国使用而拒绝保护。商标法第十四条在规定认定驰名商标应考虑的各种因素时，将“相关公众对该商标的知晓程度”与“该商标使用的持续时间”分别列为第（一）项和第（二）项，使用只是其中一个因素（不是必要条件），就是这个道理。

同样，境外委托人在中国境内使用其在境外注册的商标，不在其注册国的管辖范围之内，其注册国的法律及注册的效力，均不及于中国境内的使用。这些使用的效力及法律后果，均应依中国法律来处理。

问题三：

被诉侵权人与境外委托人之间的关系

关于被诉侵权人与境外委托人之间的关系，我们可以从两个方面来理解：一是合同法上的关系，二是商标法上的关系。人们对于合同法上的关系讨论的比较多，但对于商标法上的关系讨论的较少。我们将重要讨论商标法上的关系。

加工活动属于合同法意义上的承揽，涉外定牌加工也不例外，这是没有争论的。需要强调的是，承揽关系是针对产品来说的，不是针对产品上使用的商标来说，与商标的使用是两种不同的法律关系。因此，在判定涉外定牌加工是否构成商标侵权时，通常不应考虑产品加工的流程、加工产品的权利归属以及境外委托人对加工产品的后续利用等。以加工产品返销到中国为依据要求加工方承担商标侵权责任是不公平的，因为那已经超出了加工方能够预见和有效控制的范围。

加工方与境外委托人之间在商标法上的关系，其实应当分别从权益与责任两个角度来分析。因商标使用而产生的权益在涉及国内注册人恶意抢注境外委托人商标时必须要考虑的问题，留待后面再讨论，这里只讨论责任。

如果加工方在加工商品上使用商标构成侵权，侵权责任如何在加工方与境外委托人之间的分配，不但涉及加工方与境外委托人的利益，还会对国内权利人的利益产生直接的影响。首先可以确定的是，在加工产品上使用商标的人是加工方，而不是境外委托人。承揽关系不同于代理关系，加工方是以自己的名义独立地实施加工过程，并承提加工活动所产生的法律责任。因此，加工方应作为商标使用人承担商标侵权的责任。但是，定牌加工的特点就在于“定牌”上：加工方使用的商标是由境外委托人指定的。换句话说，加工方应当根据境外委托人指定的方式在商品上使用指定的商标，否则即构成违约。因此，境外委托人在加工方使用商标过程中的作用，已大大超过了帮助和教唆的范围，属于共同实施侵权行为的情形，应按侵权责任法第八条的规定承担共同侵权的责任。

在司法实务中有一个令人疑惑不解的现象，我们很少看到涉外定牌加工商标侵权中有境外委托人为作为共同被告的。在涉嫌共同侵权的情况下，即使原告没有起诉，作为被告的加工方没有申请追加，法院似乎应有必要将境外委托人追加为共同被告。

长按识别二维码，了解更多炳叔精彩文章